Legge sui brevetti asettica: quale lato letterale preferisci?

Jan 30, 2024

di Dennis Crouch

Steuben Food ha recentemente perso la causa per infrazione contro Shibuya Hoppmann e il tribunale distrettuale ha ritenuto (1).dottrina degli equivalenti(DOE) non può estendersi a coprire la tecnica accusata di riempimento asettico delle bottiglie e inoltre (2) ildottrina inversa degli equivalenti protegge l'imputato dalle accuse di violazione letterale. Steuben Foods, Inc. contro Shibuya Hoppmann Corp., No. 1:19-cv-02181-CFC, 2023 WL 2498810 (D. Del. 14 marzo 2023) (Brevetti USA n. 6,209,591; 6,536,188; e 6,702,985) (Giudice capo Connolly). Il caso è ora pendente in appello presso il Circuito Federale con la memoria di risposta dell'imputato vincitore prevista per metà settembre.

C'è una forte concorrenza nel settore dell'imbottigliamento e Shibuya ha venduto linee di imbottigliamento a un importante cliente Steuben. Steuben ha citato in giudizio Shibuya su tre brevetti e inizialmente ha vinto con una giuria che ha assegnato 38 milioni di dollari di danni per violazione. Tuttavia, il giudice capo Connolly ha respinto il verdetto della giuria emettendo una sentenza nonostante il verdetto, ritenendo che nessuna giuria ragionevole avrebbe potuto constatare la violazione. Le regole di procedura civile ora identificano JNOV come il nome forse più politicamente corretto di Judgment as a Matter of Law (JMOL). Il nuovo nome evita la scomoda verità che il processo comporta il rigetto di una decisione della giuria protetta costituzionalmente.

Sulla base di ciò che ho letto – che certamente non include ancora la memoria del ricorrente – in questo caso mi schiererei con Steuben Foods. Il giudice Connolly è stato troppo aggressivo nel respingere il verdetto di violazione della giuria; troppo aggressivo nell'applicare la dottrina della viziazione a una singola parola all'interno della rivendicazione; e troppo aggressivo nell’applicare la dottrina inversa degli equivalenti, a lungo dormiente.

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La decisione JMOL del giudice Connolly si basa su due controverse dottrine del diritto dei brevetti: la dottrina degli equivalenti e la sua inversa, la dottrina degli equivalenti invertiti.

Dottrina degli Equivalenti

La dottrina degli equivalenti consente al titolare di un brevetto di stabilire una violazione, anche quando un prodotto o processo accusato non rientra letteralmente nelle rivendicazioni del brevetto, se il prodotto o processo accusato contiene solo differenze non sostanziali rispetto alle rivendicazioni del brevetto. La Corte Suprema ha riconosciuto la dottrina degli equivalenti nel caso Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 US 605 (1950), spiegando che essa opera per impedire la copia che apporta solo modifiche minori e non sostanziali per evitare l'ambito letterale delle rivendicazioni. La dottrina è giustificata sulla base del fatto che il linguaggio ha limitazioni intrinseche nel catturare la vera portata di un’invenzione, quindi gli equivalenti aiutano a proteggere l’inventore e a promuovere l’innovazione. Tuttavia, la dottrina è controversa perché espande la portata del brevetto oltre i termini letterali delle rivendicazioni, riducendo l’attenzione pubblica e potenzialmente intrappolando le tecnologie sviluppate successivamente in violazione. La Corte Suprema ha posto limitazioni fondamentali alla dottrina nel caso Warner-Jenkinson Co. contro Hilton Davis Chemical Co., 520 US 17 (1997), richiedendo che l'equivalenza fosse valutata elemento per elemento e vietando la viziazione delle limitazioni delle rivendicazioni.

Il brevetto di Steuben del '985 copre una macchina di sterilizzazione e include il seguente elemento: "in cui detto sterilizzante atomizzato viene aggiunto in modo intermittente a detto condotto." Rivendicazione 1 (grassetto aggiunto). Il problema però è che è stato dimostrato che il dispositivo incriminato aggiunge continuamente lo sterilizzante. Sebbene la giuria abbia riscontrato una violazione per equivalenti, il tribunale distrettuale ha ritenuto che la dottrina degli equivalenti non potesse applicarsi a questo tipo di situazione binaria. Ciò ha portato la Corte alla conclusione che consentire equivalenti per il funzionamento continuo vizierebbe la limitazione del funzionamento intermittente. In appello, Steuben sostiene che la corte ha ignorato i precedenti contrari all'utilizzo di un approccio di "scelta binaria" all'infedeltà. Vedi, Deere & Co. v. Bush Hog, LLC, 703 F.3d 1349, 1356–57 (Fed. Cir. 2012) (“I tribunali dovrebbero essere cauti a non abbreviare questa indagine identificando una scelta 'binaria' in cui un l'elemento è presente o 'non presente.'”). Il titolare del brevetto sostiene inoltre che prove sostanziali hanno supportato il verdetto equivalente della giuria basato sull'applicazione del corretto test funzione-modo-risultato.